1년이 넘도록 사용하지 않은 상표에 대하여 상표등록취소 소송을 청구하게 되면 이미 존재하는 상표등록권은 소멸되나요?

Question

상표를 등록한 후에 1년이 넘도록 사용하지 않은 상표를 오래동안 관심을 갖고 지켜보던 업체가 해당상표를 사용하고자 상표등록취소 소송을 청구하게 되면 이미 존재하는 상표등록권은 소멸되는지 알고 싶습니다.

Answer 1

안녕하세요? 아하(Aha) 법률 분야 전문가 이승환변호사입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

상표법상 불사용취소심판 제도가 있습니다.

제119조(상표등록의 취소심판)

① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

3. 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

⑥ 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되었을 경우에는 그 상표권은 그때부터 소멸된다. 다만, 제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다.

결론적으로 질문상 1년이라고 한 부분은 잘못 알고 있는 부분이며, 상표법상 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있습니다.

그리고 제6항을 보면 다른 각 호의 취소심판의 경우 심결이 확정되었을 때부터 소멸하지만, 불사용취소심판의 경우 심판청구일에 소급하여 소멸한다고 규정하고 있습니다.

따라서 실무적으로는 내가 먼저 출원을 하고, 타인의 상표가 불사용으로 취소되어야 한다는 불사용취소심판을 그 이후에 제기하여야 합니다.

Answer 2

안녕하세요? 아하(Aha) 법률 분야 전문가 한상훈변호사입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

상표권자가 상표를 등록하였는데 3년 이상 국내에서 전혀 계속하여 사용하지 않고 있다면, 그 상표를 사용하고자 하는 사람은 특허청에 해당 상표의 등록 취소 심판(불사용 상표 취소 심판)을 청구할 수 있습니다. 관련 규정은 아래와 같습니다.

상표법 제119조(상표등록의 취소심판)

① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

3. 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

취소청구자는 취소심판청구일 이전 3년간 사용을 안하고 있다고 주장만 하면 되고 상표권자가 상표 사용을 입증하는 구조입니다. 질문주신 사안은 1년간 불사용에 해당하므로 향후 2년 내에 등록 상표 사용을 입증할 수 있다면, 위 불사용 상표 취소 심판이 청구되더라도 대항하실 수 있습니다. 만약 상표 사용을 입증할 수 없다면 상표 등록은 결정으로 취소됩니다.

Answer 3

안녕하세요? 아하(Aha) 법률 분야 전문가 이성재변호사입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

상표법은 개정을 거듭하여 이전에는 1년 동안 계속하여 사용하지 않은 경우에서 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 계속하여 사용하지 아니한 경우에는 상표등록을 취소할 수 있도록 개정되었습니다. 이에 3년 동안 계속하여 이를 사용하지 않은 경우에 그 상표권을 사용하고자 하는 자는 그 상표권의 취소를 구할 수 있습니다. 이 경우 고려하는 점은 아래와 판시사항과 같습니다.

상표법 제45조 제1항 제3호에 상표등록의 취소사유로 "정당한 이유없이 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니하였을 때, 다만 연합상표인 경우에 등록상표의 지정상품중 1상품에라도 그 등록상표를 사용하였을 때에는 예외로 한다"고 규정되어 있을 뿐이고 그 불사용에 관한 입증책임에 관하여는 아무런 규정을 두지 아니하고 있으므로 이 사건에 있어서와 같이 일정한 행위가 없었던 사실이 권리의 소멸이라는 법률효과를 가져오는 경우에는 그 소멸을 주장하는 자는 그 행위가 없었던 사실을 증명하여야만 되는 것이 아니고 상대방이 행위가 있었던 사실을 증명하지 아니하면 안된다고 보아야 할 것이고 더욱 단서 해당사실이 있다고 주장하는 자는 사용사실을 입증하여야 할 것으로 보아야 하겠습니다.

상표법 제45조 제1항 제3호에는 상표권자가 정당한 이유 없이 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니하였을 때에는 그 상표등록을 취소하게 되어 있고, 다만 연합상표인 경우에 등록상표중 1상표라도 사용하였을 때 또는 등록상표의 지정상품 중 1상품에라도 그 등록상표를 사용하였을 때에는 예외로 하도록 규정하고 있는 바, 여기에서의 등록상표의 정당한 사용은 연합상표제도를 두고 있는 취지에 비추어 상표권자가 등록상표에 의하여 지정상품에 등록상표 그 자체(또는 거래사회통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태에 있어서의 사용)를 현실로 사용하는 것을 말한다 하겠고 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다고 보고 있습니다.( 대법원 1985.5.28. 선고 84후117 판결 참조)

이해에 도움이 되길 바랍니다.

Answer 4

안녕하세요? 아하(Aha) 법률 분야 전문가 한경태변호사입니다.
질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

상표법 제119조(상표등록의 취소심판)
① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
1. 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우
2. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.
3. 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

....... 이하 생략

취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 취소심판을 청구할 수 있고 이 경우 상표등록이 취소될 수 있습니다.

이상, 답변 드립니다.